Merek yang Sudah Terkenal Tidak Perlu Didaftarkan Sama Sekali
Ambigu dan Rancunya Sistem “First to
File” dalam Hukum Kekayaan Intelektual tentang Merek di Indonesia
Question: Jika merek-merek yang sudah dikenal luas, tidak dapat didaftarkan mereknya oleh warga kita, meski merek-merek terkenal tersebut telah ternyata belum terdaftar di Indonesia, maka sebetulnya pengakuan dan perlindungan hukum baru diberikan setelah didaftarkan mereknya atau bagaimana? Mengapa ada kesan di lapangan, merek yang sudah terkenal tidak perlu didaftarkan sama sekali mereknya, karena sudah terkenal dan pihak lain yang dikemudian hari mendaftarkan mereknya akan dinilai sebagai mencatut keterkenalan merek itu?
Brief Answer: Memang penuh ambigu ketentuan-ketentuan terkait hukum
kekayaan intelektual (HKI) berupa Hak Cipta di Indonesia, mulai rancunya ketentuan
penggunaan lagu, hak pencipta, dan lembaga manajemen kolektif yang
tumpang-tindih pengaturannya sehingga menimbulkan kegaduhan sosial dalam praktik
yang berujung sengketa hukum. Begitupula ketentuan mengenai Merek, pada satu
sisi aturan hukumnya menyatakan mengusung konsep “first to file”, dimana
Merek berbeda dengan Hak Cipta yang tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan
hukum, Merek perlu didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan
hukum dalam kurun waktu tertentu.
Akan tetapi, kemudian dalam praktiknya dibantah
dengan memakai pasal terkait “Merek terkenal” tidak dapat ditiru, dimana pihak
yang kemudian mendaftarkan Merek tersebut dapat dibatalkan Sertifikat Merek-nya,
sekalipun pemilik “Merek terkenal” dimaksud tidak pernah mendaftarkan Mereknya
di Indonesia. Sehingga, menjadi wajar bila kemudian timbul kesan di tengah masyarakat,
“Merek terkenal” tidak perlu didaftarkan sama sekali. Bila “preseden buruk”
demikian dibiarkan, maka berbagai produsen mancanegara global tidak merasa
perlu untuk mendaftarkan “Merek terkenal” miliknya ke otoritas di Indonesia,
akibatnya penerimaan negara pun terancam akan minim potensinya.
PEMBAHASAN:
Ambigunya ketentuan hukum
mengenai sistem “first to file” dalam rezim hukum Merek di Indonesia,
dimana pihak yang untuk pertama kalinya mendaftarkan Merek tersebut sekalipun
belum tentu diakui dan dilindungi, dengan mengatas-namakan Merek tersebut adalah
Merek yang sebelumnya sudah terkenal atau dikenal luas, dapat SHIETRA
& PARTNERS cerminkan ilustrasi konkretnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa
Merek register Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 Juni 2021, perkara antara:
- PT MARXING FAM MAKMUR, sebagai Pemohon Kasasi, semula Tergugat; melawan
- DC COMICS, sebagai Termohon Kasasi, semula Penggugat; dan
- PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK, selaku Termohon Kasasi.
Sebelumnya, DC COMICS telah pernah menggugat pihak Tergugat pada
tahun 2018, dengan pokok tuntutan:
- Menyatakan Penggugat
sebagai pemilik merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN oleh
karenanya mempunyai hak eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah
Indonesia;
- Menyatakan merek-merek
SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN milik Penggugat adalah merek-merek
terkenal;
- Menyatakan merek SUPERMAN
nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat telah didaftarkan
dengan iktikad tidak baik;
- Menyatakan batal merek
SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama Tergugat dengan
segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan Turut
Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438
dan IDM000374439 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mencoret
permintaan pendaftaran merek-merek SUPERMAN dengan nomor agenda D002015034068, D002013022866,
D002015034070, dan D002015034066, jika tetap didaftarkan;
- Memerintahkan Turut
Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan menerbitkan Sertifikat merek-merek
SUPERMAN atas nama Penggugat sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor
Agenda DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591, DID2018015593
dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29 Maret 2018;
Artinya, pihak DC COMICS
belum pernah berupaya mendaftarkan Merek-nya sebelum menggugat Tergugat, dan
baru coba didaftarkan sesaat sebelum menggugat Tergugat. Terhadap gugatan pertama
tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.,
tanggal 13 Agustus 2018, dengan amar:
“MENGADILI :
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi
Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian;
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);”
Dalam tingkat kasasi
sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang menjadi pertimbangan hukum serta amar putusan
Mahkamah Agung RI:
“Menimbang, bahwa terhadap
keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan
kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori
kasasi yang diterima pada tanggal 23 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi yang
diterima pada tanggal 26 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex
Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa gugatan Penggugat
merupakan gabungan / komulasi dari pembatalan merek Superman atas nama Tergugat
dan pencoretan permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat yang
sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang bertujuan agar
merek-merek Superman atas nama Penggugat yang didaftarkan dapat dikabulkan dan
diterbitkan sertifikatnya, sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang
kabur dan tidak jelas;
“Bahwa di samping itu
gugatan a quo adalah pembatalan merek atas nama Tergugat yang digabungkan
dengan permintaan diterbitkannya sertifikat merek atas nama Penggugat
sedangkan dalam Surat Kuasa Penggugat hanya ditujukan untuk melakukan
pembatalan merek saja, sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang
melebihi kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa;
“Bahwa oleh karenanya Judex
Facti sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard);
“Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi DC COMICS tersebut harus ditolak;
“MENGADILI :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DC COMICS
tersebut;”
DC COMICS kemudian
mengajukan gugatan-ulang. Terhadap gugatan DC COMICS untuk yang kedua kalinya di tahun 2020, Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 25 November 2020, dengan amar sebagai berikut:
“MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan
Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Merek
terdaftar “SUPERMAN” milik Penggugat sebagai merek terkenal (well-known mark);
3. Menyatakan Penggugat
sebagai pihak yang berhak atas merek “SUPERMAN” di Indonesia;
4. Menyatakan Merek
terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan Merek
terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas nama PT
Marxing Fam Makmur (Tergugat) telah didaftarkan atas dasar unsur iktikad tidak
baik;
5. Menyatakan batal
pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30, dan
pendaftaran merek “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34 atas
nama PT Marxing Fam Makmur (Tergugat) dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Panitera
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan
Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan
pendaftaran merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas
30, dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran IDM000374438 di Kelas 34
atas nama Tergugat (PT Marxing Fam Makmur) dari Daftar Umum Merek dan
mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;”
Pihak Tergugat selaku pemegang
Sertifikat Merek dan sekaligus pihak yang untuk pertama kalinya mendaftarkan
Merek tersebut di Indonesia berdasarkan sistem “first to file”, mengajukan
upaya hukum kasasi karena merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun
pengakuan dari negara, dimana terhadapnya Mahkamah Agung RI membuat
pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak
dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal
18 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2021 dihubungkan
dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Penggugat telah dapat
membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik merek Terdaftar “SUPERMAN” untuk
berbagai kelas dan jenis barang dan merupakan merek terkenal (well-known mark)
yang telah terdaftar di beberapa negara termasuk terdaftar di Indonesia sejak
17 Maret 1980 dengan Nomor IDM000089148;
“Bahwa merek terkenal milik
Penggugat yaitu “SUPERMAN” telah beredar di pasar Indonesia sebelum Tergugat
mendaftarkan mereknya, sehingga patut diduga sebelum mendaftarkan mereknya,
Tergugat sudah mengetahui tentang merek Penggugat dan keterkenalan merek
Penggugat;
“Bahwa pendaftaran merek
terdaftar “SUPERMAN” milik Tergugat Nomor Pendaftaran IDM000374439 di Kelas 30
dan merek terdaftar “SUPERMAN” Nomor Pendaftaran 1DM000374438 di Kelas 34 atas
nama PT Marxing Fam Makmur (Tergugat) yang didaftarkan pada tanggal 7 November
2012 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat baik dari
segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,
maupun persamaan bunyi ucapan, dimana merek Tergugat yaitu menggabungkan semua
logo merek Penggugat dan kata “SUPERMAN” milik Penggugat, sehingga Tergugat patut diduga dalam mendaftarkan mereknya dengan
maksud iktikad tidak baik yakni memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau
mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi
persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
“M
E N G A D I L I :
− Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MARXING FAM MAKMUR
tersebut;”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan
hidup JUJUR dengan menghargai Jirih
Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.